La Ley de Marcas 32/1.988, de 10 de noviembre, para la protección del titular de los signos distintivos regula una serie de acciones encaminadas a conseguir su tutela en el orden civil.
Estas acciones protectoras de la propiedad industrial tienen un plazo de prescripción de 5 años, a contar desde el día en que pudieron ejercitarse. Su procedimiento es el del juicio declarativo de menor cuantía, por lo que es necesaria la intervención de abogado y procurador. El Juzgado competente es el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad donde esta ubicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado. La resolución de este Juzgado son apelables a la Audiencia Provincial de su sede, y las de ésta son recurribles en casación.
El titular de la marca registrada puede ejercitar las siguientes acciones civiles de forma individual o bien acumulativamente:
Acción de cesación de los actos de violación del signo distintivo
Su ejercicio se supedita únicamente a la concurrencia de la circunstancia objetiva de la violación del derecho de marca por el demandado y el riesgo que se repita. No requiere ningún requisito subjetivo de dolo o culpa del infractor. Al ejercitar esta acción el titular puede pedir tanto la cesación de los actos de violación como la adopción de medidas necesarias que eviten que prosiga dicha violación.
Al ejercitarse está acción o con anterioridad a ella, el titular de la marca registrada puede instar la adopción de medidas cautelares concretando por escrito las medidas que solicite y proponiendo las pruebas convenientes, dándose traslado de ello a la otra parte, concluyendo con un auto judicial resolviendo sobre dichas medidas.
Acción de indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
Previamente al ejercicio de esta acción frente al que viola la marca registrada se le impone al titular de la marca la carga de comunicarle fehacientemente la existencia de la marca debidamente identificada y su violación así como requerirle para que cese en el uso de la marca. Esta comunicación y requerimiento no es necesario cuando el infractor haya actuado de manera culposa o negligente.
El contenido de la indemnización comprende no sólo las perdidas sufridas sino también las ganancias dejadas de obtener, esto es, el lucro cesante. La cuantía de estas ganancias se fija con arreglo a tres criterios alternativos por los que puede optar el titular de la marca. El primero es el de los beneficios que habría obtenido por el uso de la marca si no mediara la violación. El segundo criterio es el de los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. La tercera opción es la de pedir el precio que el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia para usar la marca.
Para la fijación de la indemnización se tiene en cuenta la notoriedad y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento que comenzó la violación.
Frente a estas acciones que competen al titular de la marca registrada, existen otras que se interponen frente al mismo. Una primera acción es la negatoria, regulada en el art. 127 de la Ley de Patentes, aplicable por la remisión del art. 40 de la Ley de Marcas a las normas de patentes. A través de la acción negatoria cualquier interesado puede acudir al Juez competente para obtener la declaración que una determinada actividad no constituye violación del derecho. Solo esta privado de esta acción a quien previamente hubiere sido demandado por violación del derecho. Como requisito previo el demandante ha de haber requerido notarialmente al titular de la marca registrada para que se pronuncie sobre la oponibilidad entre la misma y el signo que utiliza, y además ha de haber transcurrido un mes desde el requerimiento o de la contestación al mismo.
La otra acción ejercitable frente al titular de la marca es la nulidad de la marca registrada por las causas establecidas en la Ley, distinguiéndose una nulidad absoluta imprescriptible y otra de nulidad relativa que prescribe a los cinco años.
